Программа «Корпоративный юрист» Магистерская диссертация На тему: «Регистрация в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с уже зарегистрированным товарным знаком»
Скачать 0.83 Mb.
|
| Глава III. Способы оформления согласия на регистрацию обозначения сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных товаров 3.1. Общие требования к оформлению согласия на регистрацию товарного знака Как уже было отмечено выше, регистрация в качестве товарного знака допускается в отношении однородных товаров только с согласия правообладателя (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Возникает вопрос о том, как это согласие должно быть выражено. Приказ Роспатента от 30 декабря 2009 года № 190 (далее – Приказ Роспатента № 190) содержит подробный перечень требований, предъявляемых к документальному оформлению такого согласия. При этом, в п. 3 указанного приказа говорится о том, что согласие правообладателя на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака составляется в произвольной форме, например, в виде гражданско-правового договора, в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем дается согласие на регистрацию, обязательства сторон и последствия неисполнения таких обязательств. Указания на вид договора, который заключается в таком случае между сторонами отсутствуют. Из этого можно сделать вывод о том, что императивное требование к виду договора не установлено. Таким образом, Стороны вправе выбрать любой вид договора, который отразил бы их реальные взаимоотношения. Из норм, содержащихся в Приказе Роспатента № 190, следует, что правообладатель должен письменно выразить свое согласие на то, что другое лицо зарегистрирует товарный знак, схожий до степени смешения со знаком правообладателя в отношении товаров однородных с теми, на которых размещен уже зарегистрированный знак. Подчеркну, что он должен выразить свое согласие на регистрацию. Однако, очевидно, что правообладатель – субъект предпринимательской деятельности, принимая решение о том, разрешить ли такую регистрацию, оценивает ее последствия. После регистрации такого товарного знака возникнет ситуация, когда два лица будут обладать схожими до степени смешения товарными знаками в отношении однородных товаров. При этом в Приказе Роспатента № 190 сказано, что положения законодательства о получении согласия на регистрацию могут быть применены в отношении заявленного обозначения, имеющего хотя бы незначительное отличие от противопоставленного товарного знака (например, выполнение обозначения в другом цвете или другим шрифтом). То есть различие между противопоставленными товарными знаками может быть минимально. Получается, что в отношении однородных товаров появляются два почти одинаковых, но не тождественных знака. Таким образом, товарный знак в определенной степени утрачивает свою различительную способность. При том, что согласно ст. 1477 ГК РФ товарный знак – есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров. 3.2. Договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак Во второй главе настоящей работы мною был сделан вывод о том, что в случаях, когда речь идет о переходе исключительного права на товарный знак от одного лица к другому, товарный знак по своей сути является неделимой вещью. В параграфе 2 главы 76 ГК РФ содержатся специальные нормы, регулирующие распоряжение товарным знаком. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1488 ГК РФ правообладатель вправе передать принадлежащее ему исключительное право на товарный знак в полном объеме в отношении всех или части товаров, на которые зарегистрирован данный товарный знак другой стороне – приобретателю исключительного права. То есть исключительное право на товарный знак должно быть передано в полном объеме, ограничить можно только перечень товаров, на которые будет распространяться исключительное право. Хотелось бы рассмотреть случаи, когда предоставление правообладателем согласия другому лицу на регистрацию товарного знака, фактически, является распоряжением правом использования отдельного элемента своего комбинированного товарного знака. Иными словами, в результате регистрации такого товарного знака «младший» правообладатель может получить исключительное право на элемент товарного знака другого лица. Например, «старший» правообладатель имеет комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента и графического изображения. Выдавая согласие на регистрацию товарного знака, он соглашается с тем, что графическое изображение будет использовано в товарном знаке другого лица. Таким образом, у «младшего» правообладателя возникнет исключительное право на товарный знак в целом и на отдельные его графические элементы. Предположим, что стороны в соглашении между собой предусмотрели, что «старший» правообладатель больше не будет использовать графическое изображение, содержащееся в его товарном знаке. Данное условие не будет противоречить закону. Но в этом случае отношения сторон уже не могут быть оформлены договором об отчуждении исключительных прав на товарный знак, т.к. предметом этого договора может быть только товарный знак в целом, а не его отдельные элементы. Представляется, что здесь в большей степени можно говорить скорее об основаниях появления исключительного права на товарный знак (в том числе отдельные его элементы) у «младшего» правообладателя, чем на отчуждение их у «старшего» владельца. Поэтому договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак может быть применен сторонами в том случае, если правообладатель передает исключительные права на товарный знак в целом. Элемент комбинированного знака в этом случае не может быть предметом договора. В данном случае товарный знак будет выступать как неделимая вещь, в связи с тем, что невозможно отчуждение его части, когда исключительное право на товарный знак полностью переходит от правообладателя к приобретателю. Существуют законодательно установленные ограничения, когда отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается – если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ). Пунктом 3 ст. 1483 ГК предусмотрен отказ в регистрации товарного знака, представляющего собой или содержащего элементы являющимися ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Эти положения направлены на защиту интересов потребителя. Даже само законодательное запрещение регистрации товарных знаков, схожих до степени смешения в отношении однородных товаров направлено на пресечение введения потребителя в заблуждение в отношении товаров и их изготовителей. Отмечу, что пункт 9.9.9. Приказа Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 321 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации», (далее – Приказ Минобрнауки № 321, Административный регламент) определяет в каких случаях отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение. В частности, когда оно также осуществляется в отношении: - товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование; - договор заключен в отношении части товаров и услуг, являющихся однородными с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак; - товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем. Последнее положение представляется противоречивым: предметом договора об отчуждении исключительным правом является переход права от правообладателя к приобретателю. Возникает вопрос: каким образом, оно может остаться у первого правообладателя? Тогда это уже не договор об отчуждении исключительного права. Анализируя это положение Приказа Минобрнауки № 321, можно предположить, что в отношении зарегистрированного товарного знака, но схожего до степени смешения с товарным знаком другого лица, нельзя производить отчуждение товарного знака. В этом случае, получается, что у обладателя этого схожего до степени смешения товарного знака ограничено его исключительное право, он не может распоряжаться своим товарным знаком. При этом в Свидетельстве, подтверждающим обладание товарным знаком, отметок о том, что товарный знак является схожим до степени смешения с другим знаком и поэтому исключительное право на этот знак имеет ограничения – нет и, вероятно, не может быть. Договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак, при заключении которого происходит введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя признается недействительным. Также хотелось бы отметить, что при заключении данного вида договора правообладатель не только утрачивает исключительные права на товарный знак, но и контроль за качеством выпускаемой продукции, оказываемых услуг, чем может быть причинен вред его репутации. Как отмечено в Информационном письме ВАС РФ от 29.07.1997 года «Обзор разрешения споров, связанных с защитой прав на товарные знаки»: изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не является основанием для признания недействительной сделки по уступке товарного знака, заключенной с первоначальным владельцем. 3.3. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака В последнем абзаце пункта 3 Приказа Роспатента № 190 сказано, что документом, подтверждающим согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, не может являться только такой лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, который не содержит необходимых сведений, перечисленных в указанном приказе. Соответственно, если требования названного приказа соблюдены, то согласие на регистрацию может быть выражено путем заключения между правообладателем и заявителем лицензионного договора. Так, согласно п. 1. ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору правообладатель на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах. Рассматривая содержание исключительного права на товарный знак, я пришла к выводу о том, что выдача согласия на регистрацию товарного знака является распоряжением исключительным правом. Предметом лицензионного договора является предоставление права использования товарного знака. В данном же случае, лицо, желающее получить согласие на регистрацию товарного знака не будет использовать именно этот товарный знак. Вместе с тем, объектом лицензионного договора является конкретный товарный знак, имеющий соответствующее свидетельство и регистрационный номер. Эти данные должны быть указаны в лицензионном договоре для определения предмета договора. С другой стороны, если стороны оформляют согласие на регистрацию товарного знака, в договоре должно быть указано регистрируемое изображение (п. 3 приказа Роспатента № 190). Таким образом, лицензиар предоставляет право использования именно такого, схожего со своим товарным знаком, обозначения, что можно было бы считать использованием товарного знака. Это могло бы быть доводом в пользу заключения лицензионного договора. Но необходимо учитывать, что по лицензионному договору лицензиат исключительного права не приобретает, а в данном случае, после регистрации товарного знака, Лицензиат получит исключительное право на товарный знак, схожий до степени смешения с товарным знаком другого лица (лицензиара). Также хотелось бы отметить, что есть судебная практика, когда использование товарного знака не в том виде, в котором он зарегистрирован, не было признано использованием товарного знака56. Более того, следует учитывать, что в соответствии с п. 2 ст. 1489 ГК РФ заключая лицензионный договор, лицензиар и лицензиат несут солидарную ответственность по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров. Если целью заключения договор является получение согласия на регистрацию товарного знака и дальнейшее его использование в качестве самостоятельной единицы, то фактические взаимоотношения сторон могут не соответствовать смыслу лицензионного договора, когда лицензиат обязуется использовать товарный знак определенным образом в отношении определенных товаров, обязуясь соблюдать требования, установленные лицензиаром. Если в дальнейшем товарные знаки будут использоваться как самостоятельные, то стороны не заинтересованы в дополнительном взаимодействии друг с другом, и особенно, в несении солидарной ответственности. В связи с вышеизложенным, по-моему мнению, оформление согласия на регистрацию товарного знака путем заключения лицензионного договора будет противоречить самому смыслу лицензионного договора. 3.4. Договор о сосуществовании товарных знаков Правообладатель и заявитель вправе оформить согласие на регистрацию товарного знака, схожего до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров, заключая договор о сосуществовании товарных знаков. Этот договор не является отчуждением исключительного права, так как правообладатель продолжает оставаться таковым. Договор также не является лицензионным в связи с тем, что после вступления договора в силу каждая из сторон становится обладателем исключительным правом на соответствующий товарный знак. Представляется, что в рамках договора о сосуществовании, товарный знак может обладать характеристиками сложной вещи. Так как правообладатель не лишится прав на принадлежащий ему товарный знак, в то же время «младший» правообладатель в результате регистрации товарного знака приобретет исключительное право на свой товарный знак. Здесь встает вопрос о введении в оборот элемента товарного знака. Как мною уже отмечено, элемент товарного знака не может быть предметом, объектом договора об отчуждении исключительных прав. Однако, представляется, что договором о сосуществовании товарных знаков можно ограничить исключительное право одного из правообладателей на часть товарного знака или в отношении определенных договором товаров и/или услуг. При этом положения главы 16 ГК РФ в отношении этого договора применяться не будут, т.к. у правообладателей не возникает общего объекта. Если рассматривать товарный знак по аналогии как сложную вещь, то правообладатели самостоятельно владеют исключительным правом на товарный знак, больше согласовывая вопросы распоряжения и использования друг с другом. Напротив, если рассматривать товарный знак как неделимую вещь, то стороны должны были бы руководствоваться положениями главы 16 ГК РФ, в том числе о распоряжении общей долевой собственностью. А это не соответствует действительности, т.к. «младший» правообладатель, зарегистрировав товарный знак, получает исключительное право на него. Если стороны, заключая договор о сосуществовании вводят какие-либо ограничения, то эти ограничения носят договорный характер. По сути, возникает ограничение исключительного права на товарный знак, которое должно быть зарегистрировано в Роспатенте. Однако Административный регламент не предусматривает регистрацию такого договора. Соответственно, третьим лицам может быть не известно о наличии ограничений использования и/или распоряжения исключительным правом на товарный знак. Возникает риск того, что один из правообладателей может заключить договор отчуждения исключительных прав на товарный знак другому лицу, не сообщив при этом о наличии договора о сосуществовании товарных знаков. Не исключена ситуация, когда третье лицо (назовем, его покупатель) не будет знать о том, что приобрело ограниченное исключительное право на товарный знак. При этом у правообладателя была обязанность передать право на товарный знак в полном объеме. Он не мог ее исполнить, т.к. нельзя передать больше, чем принадлежит, а исключительное право самого правообладателя имеет ограничения, налагаемые договором о сосуществовании знаков. Как отмечает Э.П. Гаврилов, использование средства индивидуализации по своему усмотрению означает право использовать охраняемый объект как самостоятельную единицу «без согласования такого использования с остальными правообладателями». В этом случае такое использование не должно считаться «совместным использованием», а потому доходы от него принадлежат каждому правообладателю индивидуально57. Таким образом, принимая во внимание нематериальный характер результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит нескольким правообладателям, следует различать совместное использование такого результата интеллектуальной собственности и использование соответствующего результата каждым из правообладателей по своему усмотрению. Последнее и будет предметом договора о сосуществовании товарных знаков. Еще одним плюсом регистрации соглашения о сосуществовании товарных знаков является возможность сторон определить условия использования товарных знаков в зависимости от вида товаров, территории, формы использования. Иными словами стороны получают возможность «договориться на берегу» и в случае нарушения одной из сторон условий договора, предъявить соответствующую претензию или иск об устранении нарушения исключительных прав. Как уже отмечалось выше, в случае регистрации схожего до степени смешения знака, у правообладателей возникнет самостоятельное, но взаимоограниченные исключительные права на товарные знаки. Заключение договора о сосуществовании товарных знаков сможет помочь урегулировать отношения сторон по поводу взаимных ограничений или, наоборот, не ограничений. Недостатком этого способа оформления согласия на регистрацию товарного знака является то, что правообладателям будет достаточно сложно привлечь нарушителя к ответственности, в случае несоблюдения условий этого договора. Например, стороны могут договориться о территории распространения товаров, но исключительное право на товарный знак действует на всей территории Российской Федерации (ст. 1479 ГК РФ), поэтому если, например, «младший» правообладатель нарушит условие договора о территориальности, то «старший правообладатель» не сможет защитить свое право, т.к. такое условие договора противоречит законодательству. А вот положение об использовании сходных товарных знаков в других странах может быть включено в договор о сосуществовании. Как показывает судебная практика, наличие между сторонами такого соглашения является достаточно весомым основанием для регистрации товарных знаков сходных до степени смешения в отношении однородных товаров. Так, например, Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 10.10.2011 N 09АП-23957/2011 по делу N А40-42354/11-12-370 пришел к выводу, что если стороны, заключив соглашение о сосуществовании товарных знаков не возражали против сосуществования знаков в различных странах при условии использования их только для товаров определенного вида и в определенной форме написания, то вывод Роспатента о высокой вероятности сходства товарных знаков до степени смешения несостоятелен. Как указал суд, право допуска к регистрации сходного до степени смешения товарного знака, исходя из смысла п. 6 ст. 1483 ГК РФ, принадлежит только правообладателю. Более того, в указанном деле суд признал что довод Роспатента об однородности товаров, производимых заявителем, и финским производителем "Руокакеско Ой" и высокой степени сходства до степени смешения товарных знаков, является несостоятельным, поскольку заявитель и компания "Руокакеско Ой" заключили Соглашение о сосуществовании от 10 января 2006 года, согласно которому стороны не возражают против сосуществования знаков в различных странах, используют каждая свои знаки только для товаров определенного вида - детские и взрослые, и используют зарегистрированные ими словесные товарные знаки в определенной форме написания и в сочетании с согласованными сторонами изобразительными элементами. Формы использования знаков определены в п. 8 Соглашения о сосуществовании. Заключение договоров о сосуществовании используется и в зарубежной практике. Например, в США договор о сосуществовании товарных знаков позволяет потенциально конфликтующим знакам мирно сосуществовать на рынке без угрозы судебного разбирательства или иного спора, решает проблему использования и регистрации знаков, регулирует условия сосуществования товарных знаков. Стороны вправе установить географические границы или ограничить круг товаров и/или услуг, на которых стороны будут размещать товарный знак. По сути, стороны признают свои права на товарный знак и вместе с тем, существование прав на данный товарный знак у другого лица и договариваются о том, как знак будет использоваться. В соглашении описываются права и обязанности сторон для того, чтобы в будущем не возникало вопросов относительно использования сходных товарных знаков. В договоре можно предусмотреть будущее расширение географических границ использования товарных знаков. В США, например, отдельно выделяют договор о конкурентном использовании товарных знаков (параллельное использование). Он отличается от договора о совместном сосуществовании товарных знаков, тем что относится только к географическим ограничением использования товарного знака. По нему допускается регистрация одного и того же знака в отношении одних и тех же товарах и услуг, но на разных географических территориях. Отличие лицензионного договора от соглашения о совместном использовании состоит в том, что «лицензия объединяет, а согласие разделяет»: лицензионный договор предоставляет право использовать знак на определенных условиях: совместное использование единого товарного знака, находящегося в собственности лицензиара. А в соглашении о сосуществовании – отдельные марки, принадлежащие разным сторонам. В литературе58 описаны случаи, когда необходимо заключать соглашение о сосуществовании: 1 – когда существуют зарегистрированные потенциально схожие товарные знаки; 2 – получен отказ в регистрации из-за нарушения прав третьих лиц; 3 – наличие оппозиции товарному знаку (возражения о предоставлении правовой охране товарного знака); 5 – когда владелец товарного знака расширяет географическую сферу своего товарного знака или продуктовую линейку, а также при слияниях и поглощениях (изменении организационно-правовой формы юридического лица). В качестве недостатка отмечается следующее: товарный знак «размывается», трудно контролировать регистрацию схожих до степени смешения товарных знаков, может негативно повлиять на цену товарного знака или репутации, в случае если другая сторона будет использовать его для некачественных товаров. В США как и в России существует опасность того, что стороны заключат между собой соглашение о сосуществовании товарных знаков, но обозначение не будет зрагеистрировано из-за опаности введения потребителя в заблуждение. Отмечается, что суд может признать такое соглашение недействительным, если оно вводит потребителя в заблуждение или создают проблемы для обеспечения безопасности (например, фармацевтические названия, медицинские препараты). Однако, при рассмотрении таких дел в судах США нередко принимаются решения, основанные на том, что договор – согласие, предоставляющий право регистрации схожих товарных знаков является достаточным основанием для устранения вероятности смешения. При этом наличие договора о сосуществовании имеет больший вес59. Одним из способов для лица, получившего отказ в регистрации товарного знака в соответствии с п. 2 (d) Ланхам Акта (предусматривает отказ в регистрации товарного знака схожего до степени смешения с уже зарегистрированным товарным знаком), является получение согласия правообладателя уже зарегистрированного знака на регистрацию своего товарного знака. В этом случае регистрация будет основываться на договоре-согласии, что будет являться основанием для неприменения такого отказа в регистрации товарного знака, что подтверждается соответствующей судебной практикой. В качестве примера приводится следующее дело, имеющее силу прецедента. В решении по делу «Отеля фор Сизонс» суд поддержал тенденцию придания большего доказательственного веса при решении вопроса о схожести товарных знаков наличию между сторонами договора-согласия. Суд отменил отказ патентного ведомства в регистрации товарного знака Four Seasons Biltmore, поданного сетью Отелей для оказания услуг по организации отдыха. «Применяя п. 2 (d) Ланхэм Акта, патентный орган отказал в регистрации знака обслуживания, основываясь на выявленной вероятности смешения с ранее зарегистрированным знаком, The Biltmore Los Angeles для гостиничных услуг. Патентное ведомство усмотрело вероятность смешения в том, что товарные знаки схожи до степени смешения по основному классу услуг и не учло заключенное между сторонами договор-согласие»60. Вместе с тем отмечается, что отсутствие соглашение о сосуществовании знаков свидетельствует о наличии конкуренции и увеличивает степень вероятности смешения61. |
Похожие:
 | Российской Федерации, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, осуществления государственной регистрации товарного знака,... | | В федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Бережковская наб., 30, корп. 1 |
| Ы рассмотрим этапы государственной регистрации товарного знака, особенности международной регистрации, расскажем о том, сколько времени... | | Закон и детализирует процедуру составления заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, процедуру ее оформления и рассмотрения,... |
| Гражданский и арбитражный процесс: актуальные проблемы теории и практики учебные дисциплины, изучение которых является необходимым... | | Ении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года n 3520 "О товарных знаках, знаках обслуживания... |
| | Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по приему, регистрации и экспертизе заявок на государственную... | |
 | Появление товарного знака связано с возникновением индивидуального товарного производства в средневековой Европе. Его формирование... | | Характеристики самоактуализации у людей с разной выраженностью межличностной зависимости |