Изложенные принципы применяются и при анализе японских, швейцарских и других патентов, для которых дополнения и примечания к единственному пункту патентной формулы можно рассматривать как пункты, зависимые от него (см. пункт 3.4.5).
Однако, если будет установлено подпадание проверяемого объекта (или части его) под действие первого, главного пункта формулы (или другого независимого пункта), необходимо последовательно, один за другим, рассмотреть остальные зависящие от него пункты (дополнения в швейцарских патентах, примечания и дополнения в японских и т.д.) с тем, чтобы выявить все без исключения пункты патентной формулы (зависимые и независимые), под действие которых подпадает проверяемый объект. Это нужно для выработки обоснованных рекомендаций в отношении мешающего патента (см. пункты 6.2 и 6.3).
В отдельных, сравнительно редких случаях проверки особо важных объектов (крупная экспортная поставка, технологический процесс, положенный в основу сооружаемого за рубежом объекта комплектной поставки и т.п.) следует сразу рассмотреть все (или большинство) пункты формулы патента, относящегося к наиболее существенным техническим решениям данного объекта, независимо от того, распространяется или нет на эти решения первый (главный) пункт. Это связано с возможным несовершенством изложения формулы анализируемого патента, когда в одном из зависимых пунктов нарушено единство изобретения (т.е. когда правильно было бы защитить изобретение по такому пункту формулы самостоятельным патентом). В подобном случае суд, рассматривая иск о нарушении патента, может исправить патентную формулу и признать патент нарушенным (это особенно характерно для судов ФРГ). Единство изобретения по многозвенной формуле считается соблюденным, если дополнительные признаки, включенные в зависимый пункт (пункты) формулы, не могут иметь самостоятельного значения без применения всех (без исключения) признаков независимого (главного) пункта патентной формулы. Если же признаки, включенные в зависимый пункт патентной формулы, имеют самостоятельное значение, т.е. изобретение, характеризуемое ими, может быть осуществлено без использования хотя бы одного из признаков главного пункта, то единства изобретения нет, и оно должно быть защищено самостоятельным патентом.
В многопозиционных патентных формулах, построенных по американской системе в независимой форме, анализу подлежат все без исключения пункты патентной формулы, поскольку каждый из них имеет самостоятельное правовое значение, защищает данную конкретную форму (или способ) выполнения изобретения и может не содержать одного или нескольких признаков, включенных в предшествующие пункты формулы, что может увеличить (либо изменить, не уменьшая объема) общий объем защиты изобретения по сравнению с предшествующими пунктами патентной формулы.
При анализе патентов по американской системе, построенных в зависимой форме (см. пункт 3.4.5), применяются принципы, изложенные выше для патентов германской или английской системы, т.е. первоначально анализу подвергаются только независимые пункты патентной формулы, а остальные рассматриваются только тогда, когда проверяемое техническое решение подпадает под действие одного или нескольких независимых пунктов формулы.
При анализе французских патентов, выданных до 1969 г. и не имеющих патентной формулы, следует рассматривать все патентное описание полностью, поскольку помещенное в нем резюме правового значения не имеет и опираться на него для определения объема защиты нельзя.
3.4.7. Выявление всех без исключения признаков изобретения по каждому из подлежащих анализу пунктов патентной формулы ведется с целью их последующего сопоставления с соответствующими признаками проверяемого технического решения.
Под признаками изобретения понимают внесенные в патентную формулу указания на составляющие его элементы, которые в совокупности характеризуют техническую сущность и объем данного изобретения, в том числе:
на наличие в объекте изобретения элемента (узла, детали, механизма или иной составной части в устройстве, ингредиента или компонента в веществе, операции или приема в способе);
на особую форму выполнения любого из упомянутых в формуле элементов;
на взаимное расположение элементов;
на соотношение размеров элементов;
на наличие или форму связи между элементами;
на параметры, характеризующие температурные, временные, электрические и всякие иные режимы в способах, а также на применяемые при этом аппаратуру или оборудование;
на содержание либо соотношение элементов или ингредиентов в веществе;
на другие особенности выполнения или применения данного изобретения.
Выявлению подлежат все признаки, включенные в пункты патентной формулы, независимо от того, насколько существенными или важными они представляются лицу, проводящему анализ патента, поскольку в соответствии с правилами патентных ведомств в патентную формулу должны включаться только существенные признаки изобретения. Однако при решении вопроса о подпадании проверяемого объекта под действие пункта патентной формулы следует дополнительно рассмотреть вопрос о существенности неиспользованных в объекте признаков данного пункта, поскольку упомянутое выше правило на практике выполняется не всегда (см. пункт 3.4.9).
Учитывая, что число признаков, которые могут быть выделены в проверяемом объекте и его элементах, как правило, во много раз превышает число признаков по анализируемому патенту, начинать следует с выявления признаков по патенту, и лишь после этого выделить аналогичные им признаки в проверяемом объекте.
Выявление включенных в патентную формулу признаков ведется раздельно
для каждого из ее пунктов, подлежащих анализу (см. пункт 3.4.6).
Рекомендуется первоначально выделить в данном пункте укрупненные признаки,
характеризующие, например, использование узла в устройстве, приема в
способе или компонента в веществе, а дальнейшее более детальное разделение
этого признака проводить в случае, если будет установлено использование
(наличие, применение) данного укрупненного признака в проверяемом объекте
(или отдельном техническом решении). При этом рекомендуется укрупненный
признак обозначить прописной буквой русского алфавита (А, Б, В, Г, Д
и т.д., избегая букв З, О и Ч, чтобы не спутать их с цифрами), а для
последующего разделения их на более детальные признаки употреблять цифровые
индексы при соответствующих буквах (A , A , A и т.д.). Такая система
1 2 3
обозначения облегчает анализ и предотвращает механические (формальные)
ошибки при сопоставлении признаков. Если общее количество укрупненных
признаков, включенных в патентную формулу (с учетом всех ее пунктов),
превышает 30, что бывает редко, то рекомендуется обозначить их арабскими
цифрами, а при их последующей детализации применять индексы в виде строчных
букв русского алфавита (например 1а).
Пример 1. Первый пункт патентной формулы, изложенной по германской системе, имеет вид: "Лесопосадочная машина, состоящая из сошника, посадочного механизма, намотанной на катушку кассеты, устройства для подачи сеянцев в захват посадочного механизма, заделывающих рабочих органов и привода, характеризующаяся тем, что сошник имеет на раме лекальную дорожку, а посадочный механизм, выполненный в виде двуплечего рычага с захватом на одном плече, шарнирно соединен с сошником и связан с приводом через кривошип с эксцентриком, взаимодействующим с лекальной дорожкой сошника". Для первоначального сопоставления с проверяемой лесопосадочной машиной в изобретении по патенту (пункт 1) можно выделить следующие семь укрупненных признаков:
устройство представляет собой машину для посадки леса (признак А);
она содержит сошник (признак Б), посадочный механизм (признак В), кассету (признак Г), устройство для подачи сеянцев (признак Д), заделывающие рабочие органы (признак Е) и привод (признак Ж).
При необходимости дальнейшей детализации перечисленных укрупненных признаков ее следует провести так:
сошник (признак Б) имеет раму (признак Б ), на которой выполнена
1
лекальная дорожка (признак Б );
2
посадочный механизм (признак В) выполнен в виде рычага (признак В ),
1
рычаг выполнен двуплечим (признак В ), с захватом (признак В ) на одном
2 3
плече (признак В ). Механизм соединен с сошником (признак В ), соединение
4 5
это шарнирное (признак В ). Посадочный механизм связан с приводом (признак
6
В ) через кривошип (признак В ) с эксцентриком (признак В ), который
7 8 9
взаимодействует с лекальной дорожкой сошника (признак В );
10
кассета (признак Г) намотана на катушку (признак Г );
1
устройство для подачи сеянцев (признак Д) подает их в захват
посадочного механизма (признак Д ).
1
Лесопосадочная машина (это наименование изобретения, являющееся в данном случае признаком А) детализируется признаками Б, В, Г, Д, Е и Ж, причем признаки Е и Ж (рабочие органы и привод) в первом пункте формулы даны только укрупненно и не детализируются.
В этом примере признаки А, Б, В, Г, Г , Д, Д ), Е и Ж являются общими
1 1
с прототипом (они включены в ограничительную часть пункта), а остальные
отличают данную машину от прототипа.
Пример 2. В патентном описании по американской системе пункт формулы имеет вид: "Способ изготовления форм трафаретной печати, заключающийся в том, что сетчатую основу подвергают предварительной обработке в течение 3 - 5 мин. при температуре 40 - 50 °C в растворе хлористого цинка, содержание которого составляет 50 - 70% от общего веса раствора, затем окончательно промывают в воде, высушивают и покрывают светочувствительным слоем, после чего производят копирование штрихового изображения, его проявление, промывку и сушку".
По этому пункту в качестве укрупненных признаков следует выделить: способ предназначен для изготовления форм трафаретной печати (признак А), имеющих сетчатую основу (признак Б); он включает операции: предварительную обработку сетчатой основы (признак В); покрытие этой основы светочувствительным слоем (признак Г); просушку покрытой этим слоем основы (признак Д); копирование штрихового изображения (признак Е); его проявление (признак Ж), промывку (признак И) и сушку (признак К).
В случае дальнейшей детализации признаков В и Е (остальные приемы в данном пункте не раскрыты) следует дополнительно выделить следующие признаки:
предварительная обработка (признак В) основы заключается в том, что ее
помещают в раствор хлористого цинка (признак В ) на 3 - 5 мин. (признак
1
В ) при температуре 40 - 50 °C (признак В ), причем содержание хлористого
2 3
цинка составляет 50 - 70% от общего веса раствора (признак В ), промывают
4
в воде (признак В ) и высушивают (признак В );
5 6
копированию (признак Е) подвергают штриховое (признак Е ) изображение.
1
Пример 3. В описании изобретения к английскому патенту первый пункт
формулы имеет вид: "Дугостойкий керамический материал, включающий глинозем
и огнеупорную глину с добавлением пегматита, в котором глинозем в форме
LAl O составляет (по весу) от 50 до 65%, огнеупорная глина от 25 до 35%,
2 3
а пегматит - не свыше 10%".
Укрупненные признаки данного пункта:
материал является керамическим (признак А);
он состоит из глинозема (признак Б), огнеупорной глины (В) и пегматита (Г).
Если проверяемый материал включает все эти компоненты, нужно выделить следующие детальные признаки;
глинозем в форме LAl O (признак Б ) составляет 50 - 65% материала
2 3 1
(признак Б );
2
огнеупорная глина составляет 25 - 35% материала (признак В );
1
пегматит составляет не свыше 10% материала (признак Г ).
1
Выявление признаков изобретения по французским патентам, выданным до 1969 г., следует вести на основании всего текста патентного описания, включая резюме <*>. При этом необходимо обращать внимание на все содержащиеся в тексте указания, касающиеся новизны и значения описанных признаков. Если патент выдан иностранному заявителю, целесообразно ознакомиться с патентом, выданным ему на то же изобретение в стране происхождения или в других странах. Имеющаяся в этих патентах формула поможет выделить признаки и по французскому патенту, в особенности, если тексты патентных описаний совпадают. Это же относится к патентам французских заявителей, если обнаружены соответствующие патенты-аналоги в других странах (см. пункт 3.5). Иногда резюме французского патента практически повторяет патентную формулу соответствующего патента-аналога, либо оно построено так, что в нем перечисляются основные (однако в ряде случаев не все) признаки изобретения.
--------------------------------
<*> Использование для этой цели только резюме недопустимо, поскольку оно не имеет правового значения (см. пункты 3.4.5 и 3.4.6).
Пример 4. В резюме французского патента N 195900 на способ и устройство для обертывания каркасной ткани вокруг колец описание практически совпадает с описанием к английскому патенту-аналогу N 880564, а резюме изложено в виде двух пунктов, один из которых относится к способу, а второй - к устройству, причем второй пункт, начинающийся словами "Устройство для осуществления способа по п. 1", в свою очередь изложен в виде четырех раздельных частей, в каждой из которых перечисляется определенная совокупность признаков. Однако не все признаки, упомянутые в формуле английского патента, имеются в резюме. В частности, резюме не содержит упоминания о том, что барабан состоит из двух жестких концевых частей (пункт 5 формулы английского патента). Но в описании к французскому патенту этот признак упомянут.
3.4.8. Для того чтобы определить, распространяется ли данный пункт патентной формулы на проверяемый объект (или часть его), необходимо сопоставить все признаки, включенные в пункт формулы, с соответствующими признаками проверяемого объекта (технического решения).
В результате сопоставительного анализа должны быть установлены все без исключения пункты патентной формулы, под действие которых подпадает проверяемый объект. Для этой цели в патентной формуле, составленной в независимой форме, последовательно один за другим анализируются все ее пункты. В патентной формуле, составленной в зависимой форме, последовательному анализу подвергаются все пункты, зависящие от того основного (независимого) пункта, который распространяется на проверяемый объект.
При сопоставительном анализе следует первоначально выявить использование в проверяемом объекте укрупненных признаков данного пункта патентной формулы, и если все они использованы - наличие остальных детализирующих признаков. В примерах, приведенных в пункте 3.4.7 Инструкции, это будет:
для проверяемой лесопосадочной машины (пример 1) - установление того,
имеются ли в ней сошник (Б), посадочный механизм (В), кассета (Г),
устройство для подачи сеянцев (Д), заделывающие рабочие органы (Е) и
привод (Ж). Если все эта механизмы (укрупненные признаки) имеются в
проверяемой машине, продолжают сопоставление более детальных признаков
упомянутых механизмов с соответствующими признаками каждого из
перечисленных механизмов в отдельности. В данном случае следует установить,
имеет ли сошник проверяемой машины раму (Б ), и если имеет, то выполнена ли
1
на ней лекальная дорожка (Б ). Если все эти признаки (Б, Б , Б ) имеются в
2 1 2
проверяемой машине, следует перейти к рассмотрению ее посадочного механизма
и установить, выполнен ли он в виде рычага (В ), является ли этот рычаг
1
двуплечим (В ), имеется ли захват (В ) на рычаге (В ) и где именно (В ).
2 3 4 4
Далее устанавливают, соединен ли посадочный механизм с сошником (В )
5
и как именно: шарнирно (В ) или как-либо иначе, а также связан ли он с
6
приводом (В ) и характер этой связи (признаки В , В и В ). Аналогичным
7 8 9 10
образом ведут сопоставление детальных признаков остальных узлов
и механизмов машины. Остальные технические решения проверяемой машины
(например, конструкцию заделывающих рабочих органов, состав
и конструктивное выполнение привода) не рассматривают, поскольку они
не входят в формулу анализируемого патента. По этой же причине не
рассматриваются любые другие узлы и механизмы, которые имеются
в проверяемой машине, но о которых не упоминается в патентной формуле;
для проверяемого способа изготовления форм трафаретной печати на сетчатой основе (пример 2) - установление наличия в нем упомянутых в пункте патентной формулы операций (признаки В, Г, Д, Е, Ж, И, К), и если все эти операции имеют место - в дальнейшем последовательном сопоставлении детальных признаков в каждой операции запатентованного способа с соответствующей операцией проверяемого. Любые дополнительные операции, не предусмотренные патентом, не рассматриваются (например, если проверяемый способ включает операцию дополнительной обработки светочувствительного слоя перед его нанесением на основу);
для проверяемого дугостойкого материала (пример 3) - установление первоначального его качественного состава (наличие признаков А, Б, В и Г), и если он совпадает с материалом по патенту - совпадение количественного состава, т.е. наличие глинозема, огнеупорной глины и гепатита в пределах указанных в патенте границ их процентного содержания. Наличие в проверяемом материале каких-либо дополнительных компонентов (присадок, связующих веществ и пр.) не рассматривается.
В случае, если анализу подвергается несколько (свыше пяти) пунктов патентной формулы с большим числом включенных в них детальных признаков, многие из которых повторяются в ряде пунктов, рекомендуется для удобства сопоставления записать эти признаки в виде таблицы следующей примерной формы, где знаком "+" отмечается упоминание признака в данном пункте, а знаком "-" - его отсутствие (см. табл. выше).
┌───┬───────────┬────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ N │ Признаки │ Пункты патентной формулы │Использование│ Примечание │
│п/п│изобретения├────┬───┬────┬────┬─────────┤ признака в │ │
│ │ по │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ и т.д. │ проверяемом │ │
│ │ патентной │ │ │ │ │ │ объекте │ │
│ │ формуле │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────┼───┼────┼────┼─────────┼─────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │... n + 2│ n + 3 │ n + 4 │
├───┼───────────┼────┼───┼────┼────┼─────────┼─────────────┼──────────────┤
│1 │Признак А │- │+ │+ │+ │+ │Да │- │
│2 │" А │- │+ │+ │+ │+ │Да │- │
│ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │" А │+ │+ │+ │+ │+ │Да │- │
│ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │" А │- │- │+ │+ │+ │Нет │Признак │
│ │ 3 │ │ │ │ │ │ │несущественный│
│5 │Признак Б │- │+ │+ │+ │+ │Да │- │
│6 │" Б │- │- │- │+ │+ │Да │- │
│ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │" Б │+ │- │- │+ │+ │Да │- │
│ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │" Б │- │- │- │- │+ │Нет │Используется │
│ │ 3 │ │ │ │ │ │ │эквивалент │
│9 │" Б │- │- │- │- │+ │Нет │Признак │
│ │ 4 │ │ │ │ │ │ │несущественный│
│10 │Признак В │+ │+ │+ │+ │- │Нет │Используется │
│ │ │ │ │ │ │ │ │эквивалент │
│11 │" В │- │+ │+ │+ │- │Нет │" │
│ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Признак Г │- │- │- │- │+ │Нет │Признак │
│ │ │ │ │ │ │ │ │несущественный│
└───┴───────────┴────┴───┴────┴────┴─────────┴─────────────┴──────────────┘
Если при сопоставительном анализе будет установлено, что один или несколько признаков, включенных в данный пункт патентной формулы, не использованы в проверяемом объекте, необходимо рассмотреть вопрос о существенности неиспользованных признаков для осуществления запатентованного изобретения (см. пункт 3.4.9) и о том, не могут ли быть признаны эквивалентами технические решения, примененные в объекте вместо упомянутых неиспользованных признаков (см. пункт 3.4.10). Объект лишь в том случае может считаться не подпадающим под пункт патентной формулы, если неиспользованные в нем признаки данного пункта являются существенными для изобретения по патенту и в то же время не могут быть признаны эквивалентами этих признаков.
3.4.9. Существенными признаются такие включенные в патентную формулу признаки, без которых либо вообще невозможно использование данного изобретения, либо поставленные цели изобретения достигаются не полностью. Существенными следует считать также такие признаки, изменение или замена которых влечет за собой принципиально важные изменения в выполняемых функциях. Признаки, исключение которых практически не отражается на выполняемых функциях или достижении поставленных целей (т.е. их включение в формулу не было строго обязательным), могут быть признаны несущественными, в силу чего неиспользование таких несущественных признаков в проверяемом объекте не влечет за собой устранения его зависимости от того пункта патентной формулы, все остальные существенные признаки которого использованы в данном объекте. Чаще всего несущественные признаки, которые можно было не включать в данный пункт патентной формулы, относятся к характеристике связей между элементами устройства или приемами в способе, пояснению функций этих элементов или приемов, уточнению их второстепенных особенностей и т.п. Как правило, при рассмотрении в судах дел о нарушении патентов использование в объекте части признаков пункта патентной формулы квалифицируется как нарушение патента при условии, что остальные (неиспользованные) признаки являются несущественными.
Пример 1. Первый пункт формулы патента ФРГ N 969786 имеет вид: "Шлифовальное устройство для стеклорезных машин с вращающимся в вертикальной плоскости ножом и с двумя подпружиненными шлифовальными дисками, помещенными в держателе, характеризующееся тем, что шлифовальные диски не имеют жесткой связи с механизмом подачи материала, так что подача стекла к ножу осуществляется непосредственным перемещением салазок без остановки шлифовальных дисков". В устройстве ответчика были использованы все перечисленные признаки, за исключением того, что шлифовальные диски не были подпружинены. Поскольку это обстоятельство не имеет практического значения для работы устройства и не оказывает заметного влияния на выполнение поставленных целей, суд признал данный признак несущественным и установил нарушение патента.
Однако, если данный признак является единственным признаком отличительной части пункта формулы, составленной по германской системе, то он не может быть признан несущественным, каким бы второстепенным или малозначительным он ни казался.
Не может быть также признан несущественным признак, без которого осуществление изобретения невозможно или на важное значение которого определенным образом указывается в патентном описании. Кроме того, нельзя признать несущественным признак, изменение (или замена) которого существенно меняет характер работы запатентованного изобретения, расширяет или изменяет возможности его применения.
Пример 2. Первым пунктом формулы австралийского патента N 245609 на "Способ и устройство для дистанционного обнаружения проводящих тел" защищен такой способ обнаружения проводящего рудного тела, при котором с помощью соответствующего источника возбуждаются импульсы первичных электромагнитных волн длительностью от 0,5 до 5 мс, облучающие участки, где предполагается залегание проводящих рудных тел. Обнаружение этих тел осуществляется путем регистрации и изучения вторичных электромагнитных волн, излучаемых проводящими телами в течение короткого времени после прекращения каждого импульса первичных волн, причем регистрация и изучение вторичных волн ведутся постоянно в течение всего исследования.
Проверяемый способ индуктивной электроразведки рудных тел использует все перечисленные выше признаки, за исключением того, что длительность зондирующего импульса составляет 20 мс. Для определения существенности такого изменения длительности импульса по крайней мере в четыре раза по сравнению с признаком по патенту был исследован вопрос о целях этой замены и ее влиянии на выполнение поставленной задачи обнаружения рудных тел. Известно, что в реальных геологических условиях рудный объект, залегающий в рудовмещающих породах, чаще всего перекрыт толщей хорошо проводящих (до 5 - 10 Ом на метр) поверхностных отложений. В результате возникает дополнительный сигнал от вихревых токов, наведенных в таких поверхностных отложениях, затухающий через 5 - 8 мс. Сигналы же от имеющих промышленное значение рудных тел хорошо просматриваются на более поздних временах - от 10 - 15 мс. и далее, когда вредные сигналы от поверхностных отложений, имеющие гораздо большую амплитуду, уже затухают. Кроме того, при длительности зондирующего импульса не менее 20 мс. за время его воздействия на рудное тело практически заканчиваются все переходные процессы, вызванные в рудном теле передним фронтом зондирующего импульса. В результате при длительности импульса 20 мс. создаются принципиально новые возможности для получения гораздо более достоверной информации о рудных телах, т.е. для значительного повышения качества способа электроразведки. Изучение описания к патенту N 245609 и описаний к его аналогам в других странах (патент США N 3105934, французский патент N 1280846 и др.) позволило сделать вывод, что ограничение длительности импульса по патенту связано с тем, что изобретение применяется для авиаразведки рудных тел, когда более длительный импульс применить трудно из-за ограниченности источников питания и времени пролета над целью. В связи с этим рассматриваемый признак (длительность импульса не менее 20 мс.) следует признать существенным, в результате чего проверяемый способ под действие данного пункта формулы патента N 245609 не подпадает, как не использующий всей совокупности указанных в нем признаков.
3.4.10. Эквивалентными (равноценными) считаются такие технические средства, составляющие признаки изобретения (один или совокупность нескольких), которые предназначены для тех же целей, выполняют одну и ту же работу, тем же путем и с таким же результатом.
Как правило, теория эквивалентов применяется судами для расширительного толкования патентной формулы в спорах о нарушении патентов в тех случаях, когда применение средств (признаков), которые признаются эквивалентами, являлось очевидным специалисту средней квалификации на основе данных, определяющих уровень техники на приоритетную дату нарушенного патента. Таким образом, применение теории эквивалентов допускается лишь при условии, что эквивалентность признаков была известна к моменту подачи заявки на данный патент и в соответствии с этим не может составить предмета изобретения.
Пример. Одним из пунктов формулы патента США защищен способ получения
особо чистого графита путем нагревания массы аморфного углерода, обработки
ее хлором и добавления карбида кремния (SiC), в результате чего выделяется
некоторое количество чистого графита, образующего центры дальнейшей его
кристаллизации при последующем нагревании всей массы. Проверяемый способ
включает все признаки этого пункта патентной формулы, за исключением того,
что вместо карбида кремния к нагретой массе аморфного углерода (нефтяной
кокс, смешанный с песком) добавляют карбид алюминия (Al C ). В данном
4 3
случае карбид алюминия, используемый в проверяемом способе, является
эквивалентом карбида кремния по патенту - он применен в тех же целях (в
качестве кристаллизующего агента), выполняет одну и ту же работу (выделение
из общей аморфной массы небольшого количества чистого кристаллического
графита), тем же путем (путем вступления в реакцию с хлором) и с тем же
результатом (образование центров последующей кристаллизации графита). Таким
образом, неиспользование одного из признаков по патенту (применение карбида
кремния) с заменой другим, эквивалентным ему (карбид алюминия), не
освобождает проверяемый способ от нарушения данного пункта патентной
формулы, поскольку такое применение карбида алюминия можно считать
очевидным специалисту средней квалификации.
Однако в тех случаях, когда неиспользуемый признак является единственным признаком, составляющим отличительную часть пункта патентной формулы, изложенной по германской системе, он, как правило, не признается судами эквивалентным, даже если он заменен признаком, примененным в тех же целях, выполняющим ту же работу, тем же путем и с тем же результатом.
Этот же принцип применим и к патентам, формула которых изложена в американской системе, однако вследствие отсутствия отличительной части, тот факт, что эквивалентный признак является единственным, отличающим изобретение от прототипа, может быть установлен либо по патентам-аналогам, полученным в странах, применяющих германскую систему, либо на основании изучения делопроизводства по заявке на данный патент.
3.4.11. На основании результатов сопоставления признаков запатентованного изобретения с соответствующими признаками проверяемого объекта и выявления тех признаков по патенту, которые следует считать использованными в объекте, устанавливают те пункты патентной формулы, под действие которых подпадает проверяемый объект, т.е. пункты, которые могут быть нарушены в случае реализации или применения объекта.
При этом исходят из того, что объем защиты данного пункта патентной формулы определяется полной совокупностью всех признаков, включенных в этот пункт. Для патентной формулы, изложенной по германской системе, эта совокупность представляет собой общую сумму всех признаков ограничительной и отличительной ее частей. В силу этого пункт патентной формулы считается нарушенным, если в проверяемом объекте использованы все без исключения существенные признаки, включенные в данный пункт, независимо от того, в какую его часть они входят - в ограничительную или отличительную. Таким образом, не может считаться нарушенным пункт патентной формулы германской системы, если в проверяемом объекте использованы только признаки его отличительной части.
Если все признаки пункта патентной формулы как укрупненные, так и детализированные использованы в проверяемом объекте, то этот объект подпадает под действие данного пункта формулы независимо от значения этих признаков для осуществления запатентованного изобретения, т.е. от их существенности.
Пункт патентной формулы считается нарушенным, если использованы все без исключения его существенные признаки, независимо от того, что проверяемый объект может содержать любое количество других, не упоминаемых в формуле признаков, даже если эти новые признаки объекта улучшают его по сравнению с запатентованными. В силу этого добавление любых новых признаков не может вывести объект из-под действия нарушенного пункта патентной формулы, если в этом объекте использованы все существенные признаки, включенные в данный пункт.
Если нарушен хотя бы один из независимых пунктов патентной формулы, то это означает, что нарушен и патент в целом, вне зависимости от того, нарушены или нет остальные пункты патентной формулы. Таким образом, объект, подпадающий под действие хотя бы одного из независимых пунктов патентной формулы, подпадает под действие данного патента. Однако при анализе патента должны быть установлены все без исключения пункты патентной формулы - как независимые, так и зависимые, под действие которых подпадает проверяемый объект. Это необходимо для оценки степени нарушения патента и выработки соответствующих рекомендаций о возможности обхода патента или применения иных мер (приобретение лицензии, оспаривание патента и пр.).
3.4.12. Примеры анализа патентов на несложные устройства, способы и вещества приведены в приложении.
3.5. ПОИСК ПАТЕНТОВ-АНАЛОГОВ И ИХ АНАЛИЗ (12-Й ЭТАП)
3.5.1. Цель этапа - в случае подпадания проверяемого объекта под действие одного или нескольких патентов в странах (стране), по которым проводилась экспертиза его патентной чистоты, установить, в каких еще других странах, помимо упомянутых, имеются действующие патенты, выданные на те же изобретения (патенты-аналоги), и тем самым определить наиболее полный круг стран, в отношении которых данный объект не обладает патентной чистотой.
3.5.2. Поиск патентов-аналогов при экспертизе на патентную чистоту рекомендуется проводить, как правило, в следующих случаях:
когда экспорт или реализация объекта в другой форме возможны не только в странах, относительно которых проводится его проверка, но и в ряде других стран, перечень которых заранее не определен. Такие условия возникают, в частности, при проверке на патентную чистоту научно-исследовательских работ, новых разработок (за исключением тех, которые заведомо предназначены для использования в определенной стране, в отношении которой ведется их проверка), проектов стандартов, а иногда и выставочных экспонатов (см. пункт 5.8);
когда обнаружены патенты, под действие которых подпадают существенные технические решения в объектах комплектных поставок или в объектах экспорта, причем упомянутые патенты выданы в странах с мировой новизной иностранным фирмам.
3.5.3. Как правило, отыскание патентов-аналогов следует вести к патентам, затрагивающим лишь достаточно существенные для данного объекта технические решения, либо такие его элементы, которые применены в нем в больших количествах и представляют собой изделия широкого распространения.
3.5.4. Первоначально для отыскания патентов-аналогов следует воспользоваться материалами службы патентов-аналогов ЦНИИПИ, где имеется картотека патентов-аналогов. Указанные сведения высылаются по запросам заинтересованных организаций и предприятий за установленную плату. В запросе следует указать номер первичного патента и его выходные данные (наименование изобретения, номер первоначальной заявки, изобретатель, патентовладелец и т.п.). Если в картотеке ЦНИИПИ нужных сведений не окажется, поиск патентов-аналогов следует провести самостоятельно.
3.5.5. Как правило, поиск патентов-аналогов следует проводить в форме фирменного (именного) поиска (пункты 3.2.10 - 3.2.12). Ниже дополнительно изложены основные особенности фирменного поиска и анализа патентов-аналогов (пункты 3.5.6 - 3.5.9).
3.5.6. Поскольку фирменные указатели в большинстве стран издаются ежегодно с включением в них сведений о патентах, опубликованных за истекший год, главным является правильно определить год, в течение которого предположительно был выдан соответствующий патент-аналог.
При определении предполагаемого срока выдачи патента-аналога следует иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев заявки на эти патенты подаются в другие страны - участницы Парижской конвенции по охране промышленной собственности в течение не позднее одного года со дня подачи первоначальной заявки (чаще всего - в стране происхождения). Наиболее распространена практика подачи заявок в другие страны в конце годичного конвенционного срока. Однако следует учитывать, что имеются случаи (сравнительно редкие), когда даже на очень важные изобретения заявки в другие страны по разным причинам подаются позднее без истребования конвенционного приоритета.
Таким образом, фирменный поиск патента-аналога следует начинать с даты, отстоящей примерно на год после приоритетной даты первичного патента с добавлением минимального (но не среднего) срока рассмотрения заявок в соответствующей стране.
Наряду с этим возможны случаи, когда публикация о выдаче патентов-аналогов появляется раньше выдачи патента в стране первоначальной заявки, если срок рассмотрения заявок в ней сравнительно велик.
3.5.7. Идентификация патентов-аналогов (установление факта их выдачи на одно и то же изобретение, а не на другое), производится на основании определения тождественности наименования патентовладельца (заявителя), изобретателя (изобретателей), а также приоритетной даты и номера первоначальной заявки. Идентификацию начинают с выявления идентичности патентовладельцев (заявителей) по первичному патенту и по патентам-аналогам.
Сверка по приоритетным датам и номерам первоначальных заявок возможна лишь для патентов-аналогов, выданных с истребованием конвенционного приоритета в странах - участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Совпадение указанных дат и номеров первоначальной заявки является, как правило, наиболее достоверным и исчерпывающим фактором для правильной идентификации патентов-аналогов. Некоторую трудность представляет идентификация патентов, выданных по нескольким конвенционным заявкам (например, если один патент-аналог выдан по двум разным первичным заявкам, поданным на данное изобретение и его усовершенствование, или если патент-аналог выдан на устройство и способ его осуществления на основании двух первичных заявок, поданных раздельно на способ и устройство).
При выявлении и идентификации патентов-аналогов следует учитывать, что наименования изобретений по патентам, выданным в разных странах, могут не совпадать между собой.
Идентичность аналога первичному патенту по тексту описаний изобретений следует устанавливать с учетом различных правил составления этих описаний в разных странах, а также возможности неодинакового объема защиты по патентам-аналогам (см. пункт 3.5.8). Более достоверной в ряде случаев является идентификация по чертежам (если они имеются), однако при этом нужно иметь в виду, что количество чертежей в описании может не совпадать. В подобных случаях наибольшее число чертежей, как правило, имеется в описаниях к патентам-аналогам, выданным в странах с явочной системой.
3.5.8. Во многих случаях объем защиты изобретения по патентам-аналогам не совпадает с объемом его защиты по первичному патенту (выданному по первоначальной заявке), а также и по патентам-аналогам, полученным в других странах. Это вызвано различием в процедуре выдачи патентов (исследовательская или явочная система), степенью тщательности экспертизы и другими причинами. Чаще всего объем защиты больше в странах с явочной системой, а также с менее строгой экспертизой заявок, хотя это и необязательно. По указанной причине анализу следует подвергать каждый патент-аналог в отдельности.
Пример. Патент США N 2947617 на "Абразивный материал и способ его получения" защищает способ, при котором абразивный материал получают, подвергая источник бора и источник азота высокому давлению (не менее 50000 атм.) при температуре не менее 1200 °C в присутствии катализатора, выбранного из класса, состоящего из щелочных, щелочноземельных металлов, а также сурьмы, свинца или олова либо их нитридов. Патенты-аналоги, выданные на это же изобретение в Великобритании (патент N 860449), Австрии (патент N 227115) и Италии (патент N 625757), защищают способ, при котором источник бора и источник азота подвергают высокому давлению при той же температуре в присутствии катализатора вообще. Таким образом, аналогичный способ с применением, например, в качестве катализатора любых иных веществ, кроме щелочных, щелочноземельных металлов, сурьмы, свинца или олова либо их нитридов (или их эквивалентов - см. пункт 3.4.10) не нарушает основного патента США N 2947617, однако нарушает перечисленные выше патенты-аналоги (английский, австрийский и итальянский), объем защиты которых значительно шире, поскольку они предусматривают применение любого катализатора.
3.5.9. Если будет установлено, что объем защиты по одному или нескольким патентам-аналогам меньше, чем по первичным патентам, выявленным в ходе экспертизы в отношении стран, по которым проверяется данный объект, такие патенты-аналоги могут быть в отдельных случаях использованы для ограничения объема защиты упомянутых первичных патентов, обнаруженных ранее. Равным образом, эти ранее обнаруженные патенты могут быть использованы для ограничения объема защиты патентов-аналогов, если объем защиты последних окажется шире. Различия в объеме защиты могут быть использованы также для ограничения неправомерного объема защиты патентов-аналогов, выданных в странах с мировой новизной изобретений и распространяющихся на объекты экспорта и объекты комплектных поставок.
3.6. ПРОВЕРКА ПРАВОМЕРНОСТИ ВЫДАЧИ МЕШАЮЩИХ ПАТЕНТОВ
(13-Й ЭТАП)
3.6.1. Цель этапа - установить возможность опротестования или оспаривания действующего мешающего патента, его аннулирования, признания недействительным либо ограничения объема защиты по основаниям, предусмотренным патентным законодательством соответствующей страны.
3.6.2. Следует различать протест (возражение) против выдачи патента в сроки и по основаниям, предусмотренным законом, и оспаривание патента в суде (иски об аннулировании патента, признании его недействительным или ограничении объема защиты).
Под протестом против выдачи патента (опротестованием патента) понимаются действия, предпринятые заинтересованным лицом в пределах установленных патентным законом сроков и по указанным в нем основаниям и заключающиеся в подаче обоснованного возражения (протеста) против выдачи патента в патентное ведомство или его соответствующие органы (например, в суд патентного ведомства).
Если предусмотренные патентным законом сроки для подачи в патентное ведомство протеста против выдачи мешающего патента или заявления об его отмене истекли, то при необходимости может быть возбуждено в суде дело об аннулировании патента, признании его недействительным (полностью или частично) или об ограничении объема защиты, причем соответствующий иск может быть заявлен в течение всего срока действия патента. Как правило, оспаривать патент, т.е. возбуждать в суде иск об аннулировании патента, признании его недействительным либо об ограничении объема защиты, следует лишь в порядке встречного иска в случаях, если патентовладелец заявит иск о нарушении его патента советскими организациями. Однако возможности предъявления такого встречного иска должны быть изучены заблаговременно, в ходе экспертизы объекта на патентную чистоту, а также подготовлены необходимые для этого материалы и документы.
3.6.3. Как правило, при подготовке материалов к оспариванию патента следует, в первую очередь, еще раз проверить, является ли мешающий патент действующим, т.е. не утратил ли он за истекшее время силу в связи с неуплатой пошлины (см. пункт 3.3.11), после чего оценить значение мешающего патента для объекта в целом. Изучать возможности оспаривания следует главным образом для патентов, распространяющихся на существенные для данного объекта технические решения, а также на его узлы, детали и элементы, примененные в значительных количествах. Для объектов, поставляемых на экспорт крупными партиями либо в течение длительного времени (автомобили, часы, тракторы и т.д.), следует провести эту работу для всех патентов, под действие которых подпадают элементы данного объекта. Кроме того, указанную работу во всех случаях следует провести в отношении всех патентов исключительного права, выданных в СССР и распространяющихся на проверяемый объект.
3.6.4. Во всех странах при рассмотрении в судах дел об аннулировании патентов, ограничении объема их защиты и т.п. во внимание принимаются, как правило, те же обстоятельства, которые могли по закону воспрепятствовать выдаче патента при первоначальном рассмотрении заявок в патентном ведомстве.
3.6.5. В соответствии со сложившейся практикой, главным основанием опротестования или оспаривания патента является отсутствие новизны изобретения на его приоритетную дату. Если нет возможности оспорить мешающий патент по новизне, следует рассмотреть вопрос о возможности оспорить его по другим указанным в законе основаниям, в том числе по неиспользованию в установленный срок (неосуществление изобретения в стране, выдавшей патент), недостаточности описания для осуществления изобретения (дефектность описания), нарушении процедуры рассмотрения заявки или выдачи патента и пр. Однако следует иметь в виду, что случаи признания судами патентов недействительными по таким основаниям в практике встречаются сравнительно редко.
3.6.6. Вопросы о целесообразности каких-либо действий по опротестованию или оспариванию патентов рассматриваются Госкомитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий.
Раздел III
4. МЕТОДИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ
В ОТНОШЕНИИ ОСТАЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ)
Перечисленными ранее этапами заканчивается основная работа по экспертизе объекта на патентную чистоту в отношении изобретений. Однако перед тем, как сделать общие выводы о патентной чистоте данного объекта, следует оценить, нужна ли его проверка в отношении остальных видов промышленной собственности (полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки), и при необходимости провести такую проверку.
4.1. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
4.1.1. Под полезной моделью понимается отличающееся новизной решение технической задачи, относящееся к устройству. Объект, защищаемый в качестве полезной модели, должен иметь явно выраженные пространственные формы (компоновку). Поэтому ни способы (технологические процессы), ни вещества в качестве полезных моделей не защищаются, и, следовательно, проверка их на патентную чистоту в отношении полезных моделей не производится. Равным образом не подлежат защите и проверке относящиеся к категории устройств принципиальные электрические схемы как таковые, если они не имеют вполне определенного пространственного воплощения с конкретным расположением (компоновкой) ее элементов в виде, например, монтажной схемы, шасси с печатными платами и т.п. По той же причине не подлежат защите и блок-схемы (функциональные схемы) электрических устройств - защищаться может лишь конкретная пространственная компоновка каскадов устройства.
4.1.2. Целесообразность проверки объекта на патентную чистоту в отношении полезных моделей определяется с учетом того, что в настоящее время они охраняются лишь в ограниченном числе стран, поскольку Парижская конвенция по охране промышленной собственности не требует от стран-участниц обязательной охраны полезных моделей. Кроме того, срок охраны полезных моделей, как правило, значительно меньше срока охраны изобретений (кроме Испании и Японии) и составляет, например, в ФРГ 3 года (с возможностью продления еще на 3 года). Это дает возможность не учитывать полезные модели при проверке на патентную чистоту научно-исследовательских работ и новых разработок, поскольку к моменту освоения производством и началу экспортных поставок срок действия охранных документов на соответствующие полезные модели уже истечет.
Проверка устройства на патентную чистоту в отношении полезных моделей проводится в случаях:
поставки объектов на экспорт в страны, в которых имеется охрана полезных моделей (за исключением единичных поставок);
экспонирования объектов на выставках (ярмарках), организуемых в упомянутых выше странах, если данный объект имеет перспективу реализации в этих странах в значительном объеме;
экспонирования объектов на любых выставках (ярмарках), если такое экспонирование преследует цель рекламы и последующей широкой реализации данного объекта в странах, в которых имеется защита полезных моделей;
продажи лицензии в страну, где имеется защита полезных моделей;
передачи технической документации на изготовление данного объекта в страну, в которой имеется защита полезных моделей;
в случаях, особо оговоренных в пунктах 5.3.3, 5.6.16 и 5.9.6 настоящей Инструкции.
В остальных случаях проверка устройств на патентную чистоту в отношении полезных моделей не проводится.
4.1.3. Проверка патентной чистоты в отношении полезных моделей проводится по следующей патентной документации <*>;
--------------------------------
<*> Приводятся данные для стран с большим числом регистрируемых полезных моделей (например, в Японии и ФРГ число патентов на полезные модели превышает число патентов на изобретения).
ФРГ: а) " |
